// Profipravo.cz / Nedostatek podmínky řízení, překážky postupu řízení 22.01.2020
Přerušení řízení o ochranu proti zásahu do ochranných známek EU
Posuzované řízení o ochranu proti zásahu do ochranných známek Evropské unie, o ochranu před nekalou soutěží a o protinávrhu žalovaného na zrušení ochranných známek je namístě přerušit do doby pravomocného rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o návrzích na zrušení dotčených ochranných známek Evropské unie.
Čl. 104 odst. 1 Nařízení stanoví diskreční pravomoc soudů ochranných známek v případě potřeby a vhodnosti řízení ve věcech žalob pro porušení ochranných známek Evropské unie přerušit. Nejvyšší soud zkoumal, zda lze v dané věci shledat zvláštní důvody pro pokračování v řízení. Takovým důvodem by mohla být například okolnost, že některý z nároků uplatněných v žalobě nemůže být výsledkem řízení o zrušení ochranné známky Evropské unie dotčen, a rozhodnutí vydané v řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví tak nemá pro posouzení některého z nároků uplatněných v žalobě zásadní význam. V projednávané věci se však všechny nároky uplatněné žalobkyní opírají o existenci ochranných známek Evropské unie, jejichž zrušení je předmětem probíhajícího řízení u EUIPO, případně u Soudního dvora Evropské unie.
Nejvyšší soud pak nesdílí názor odvolacího soudu, podle kterého řízení probíhající před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví nebrání soudu prvního stupně rozhodnout o zdržovacím nároku žalobkyně, jenž vychází z tvrzeného nekalosoutěžního jednání žalovaného. Pokud totiž v řízení před EUIPO dojde ke zrušení ochranných známek Evropské unie náležejících žalobkyni, tak se tvrzení žalovaného, že označení „SPINNING“ zdruhovělo, ukáže být pravdivým, a nebude možné jej považovat za klamavé. V takovém případě nebude v rozporu s dobrými mravy soutěže ani používání tohoto označení žalovaným v druhovém významu.
Ohledně časových účinků rozhodnutí o zrušení ochranných známek Evropské unie lze odkázat na čl. 55 odst. 1 Nařízení, podle něhož toto rozhodnutí má účinky ke dni podání návrhu na zrušení (tj. ex tunc). V projednávané věci však žalobkyně uplatňuje pouze zdržovací nároky, tedy nároky směřující do budoucna, a proto dojde-li ke zrušení předmětných ochranných známek Evropské unie, žalobnímu nárokům uplatněným žalobkyní nebude moci být vyhověno.
podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 2316/2018, ze dne 30. 10. 2019
Dotčené předpisy: čl. 104 odst. 1 Nařízení (ES) č. 207/2009
Kategorie: přerušení řízení; zdroj: www.nsoud.cz
Z odůvodnění:
Žalobkyně se podanou žalobou domáhá, aby se žalovaný zdržel užívání označení „SPINNING“ chráněného ochrannými známkami Evropské unie, zejména ochrannými známkami č. 315549, 539718, 2374320, 3242021 a 175117, s výjimkou užití označení „SPINNING“ jakožto součásti zapsaného názvu žalovaného a certifikátů pocházejících od žalobkyně či se souhlasem žalobkyně. Žalobkyně své zdržovací nároky vyvozuje jak z duševního vlastnictví k těmto ochranným známkám, tak i z toho, že používáním označení „SPINNING“ se žalovaný dopouští nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V průběhu řízení žalovaný dne 19. 8. 2015 uplatnil protinávrh na zrušení ochranných známek Evropské unie náležejících žalobkyni, a to jak shora označených, tak i ochranných známek č. 763789 a 11034411. Návrh odůvodnil tím, že označení „SPINNING“ nemá rozlišovací způsobilost, neboť se stalo obvyklým výrazem pro označení sportovní aktivity.
Městský soud v Praze jako soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 9. 2017, č. j. 59 Cm 20/2014-368, řízení přerušil do doby pravomocného rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, dále také „EUIPO“, o návrzích na zrušení ochranných známek Evropské unie č. 315549, 539718, 2374320 a 3242021 a do doby konečného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci T-718/16 o přezkoumání rozhodnutí EUIPO o zrušení ochranné známky EU č. 175117 ve věci R 2375/2014-5 (výrok I), a zamítl návrh žalobkyně, aby byl žalovaný v souladu s čl. 128 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské Unie, vyzván ve lhůtě stanovené soudem k podání návrhu na zrušení ochranných známek EU č. 763789 a 11034411 u EUIPO (výrok II).
Soud prvního stupně vyšel ze skutkového zjištění, že ohledně ochranných známek Evropské unie č. 31549, 53871, 2374320 a 3242021 probíhá před EUIPO řízení o jejich zrušení a že ohledně ochranné známky Evropské unie č. 175117 již bylo vydáno rozhodnutí o zrušení slovní ochranné známky, které se však dosud nepromítlo do rejstříku ochranných známek, neboť toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou u Soudního dvora Evropské unie.
Po právní stránce hodnotil soud prvního stupně věc tak, že výsledky řízení o zrušení ochranných známek, jež jsou vedena před EUIPO, mají pro posuzovanou věc zásadní význam. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné zvláštní důvody pokračovat v řízení, soud prvního stupně i s ohledem na procesní ekonomii postupoval podle ustanovení čl. 104 Nařízení (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, a řízení přerušil.
Vrchní soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením změnil výrok I soudu prvního stupně tak, že řízení se nepřerušuje, ve výroku II pak usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, po stránce právní však hodnotil věc odlišně. Soud prvního stupně podle něj nezohlednil, že by případné rozhodnutí o zrušení ochranných známek Evropské unie mělo účinky až ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, a nikoliv zpětně. Bez ohledu na eventuální zrušení ochranných známek Evropské unie se tak soud prvního stupně musí zabývat tvrzením žalobkyně, že se žalovaný dopouští nekalosoutěžního jednání používáním označení „SPINNING“. Rovněž argument procesní ekonomie nemůže podle odvolacího soudu obstát s ohledem na to, že od zahájení řízení uběhly (ke dni vyhlášení napadeného usnesení) více než tři roky.
Usnesení odvolacího soudu v rozsahu, v němž byl změněn výrok I usnesení soudu prvního stupně o přerušení řízení, napadl žalovaný dovoláním. Odvolací soud dle žalovaného nesprávně posoudil v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu dosud neřešenou právní otázku, zda je namístě probíhající řízení přerušit do doby pravomocného rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o návrzích na zrušení dotčených ochranných známek Evropské unie. Žalovaný v dovolání uvádí, že označení „SPINNING“ používal v druhovém významu, a nejednalo se tak o známkoprávní užívání. Žalovaný se nadto domnívá, že žalobkyni známková práva ani nepatří. Vzhledem k probíhajícím řízením o zrušení předmětných OZEU označených v usnesení soudu prvního stupně není podle žalovaného účelné, aby soud rozhodoval o zdržovacím nároku žalobkyně, pokud její ochranné známky budou v dohledné době Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, případně Soudním dvorem Evropské unie zrušeny.
Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen "o. s. ř.".
Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky § 241 odst. 1 o. s. ř. (a § 241a odst. 2 o. s. ř.).
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Dovolání je přípustné pro řešení otázky, zda je namístě řízení o ochranu proti zásahu do ochranných známek, o ochranu před nekalou soutěží a o protinávrhu žalovaného na zrušení ochranných známek přerušit do doby pravomocného rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o návrzích na zrušení dotčených ochranných známek Evropské unie, neboť tato otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena.
Dovolání je důvodné.
Z členství České republiky v Evropské unii plyne povinnost vnitrostátních soudů aplikovat příslušné přímo použitelné předpisy unijního práva přednostně před vnitrostátním právem. V řízení o ochranných známkách Evropské unie zahájeném v období od 13. 4. 2009 do 30. 9. 2017 se v souladu s čl. 167 Nařízení (ES) č. 207/2009, o ochranných známkách Společenství, dále jen „Nařízení“, i v řízení před vnitrostátními soudy použije toto Nařízení [srov. též čl. 212 Nařízení (EU) č. 2017/1001, o ochranných známkách Evropské unie]. S ohledem na skutečnost, že jak řízení o návrzích žalobkyně, tak řízení o protinávrhu žalovaného byla zahájena před 30. 9. 2017, použije se na projednávanou věc Nařízení.
Podle čl. 104 odst. 1 Nařízení, neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, soud pro ochranné známky Společenství, který projednává žalobu uvedenou v článku 96 s výjimkou žaloby na určení, že nedochází k porušení práv ze známky, přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo na návrh účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost ochranné známky Společenství již zpochybněna před jiným soudem pro ochranné známky Společenství cestou protinávrhu nebo byl-li již podán u úřadu návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou.
Dle odst. 49 Stanoviska Generální advokáta ve věci C-226/15 P, Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion proti EUIPO, čl. 104 odst. 1 Nařízení stanoví diskreční pravomoc soudů ochranných známek v případě potřeby a vhodnosti řízení ve věcech žalob pro porušení ochranných známek Evropské unie přerušit.
Nejvyšší soud proto zkoumal, zda lze v dané věci shledat zvláštní důvody pro pokračování v řízení. Takovým důvodem by mohla být například okolnost, že některý z nároků uplatněných v žalobě nemůže být výsledkem řízení o zrušení ochranné známky Evropské unie dotčen, a rozhodnutí vydané v řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví tak nemá pro posouzení některého z nároků uplatněných v žalobě zásadní význam. V projednávané věci se však všechny nároky uplatněné žalobkyní opírají o existenci ochranných známek Evropské unie, jejichž zrušení je předmětem probíhajícího řízení u EUIPO, případně u Soudního dvora Evropské unie.
Nejvyšší soud pak nesdílí názor odvolacího soudu, podle kterého řízení probíhající před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví nebrání soudu prvního stupně rozhodnout o zdržovacím nároku žalobkyně, jenž vychází z tvrzeného nekalosoutěžního jednání žalovaného. Pokud totiž v řízení před EUIPO dojde ke zrušení ochranných známek Evropské unie náležejících žalobkyni, tak se tvrzení žalovaného, že označení „SPINNING“ zdruhovělo, ukáže být pravdivým, a nebude možné jej považovat za klamavé (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1267/2008). V takovém případě nebude v rozporu s dobrými mravy soutěže ani používání tohoto označení žalovaným v druhovém významu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 32 Cdo 726/2006).
Ohledně časových účinků rozhodnutí o zrušení ochranných známek Evropské unie lze odkázat na čl. 55 odst. 1 Nařízení, podle něhož toto rozhodnutí má účinky ke dni podání návrhu na zrušení (tj. ex tunc). V projednávané věci však žalobkyně uplatňuje pouze zdržovací nároky, tedy nároky směřující do budoucna, a proto dojde-li ke zrušení předmětných ochranných známek Evropské unie, žalobnímu nárokům uplatněným žalobkyní nebude moci být vyhověno.
S ohledem na výše uvedené tak není posouzení otázky, jež byla předmětem dovolacího přezkumu, ze strany odvolacího soudu správné. Nejvyšší soud proto napadené usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243e odst. 1 o. s. ř. v rozsahu, v němž byl změněn výrok I usnesení soudu prvního stupně tak, že se řízení nepřerušuje, zrušil a věc mu v uvedeném rozsahu vrátil k dalšímu řízení.
Odvolací soud je ve smyslu § 243g odst. 1, části první věty za středníkem, o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory dovolacího soudu v tomto rozhodnutí vyslovenými.
Autor: -mha-